2017年10月31日，北京市高级人民法院对“北京知产法院成立以来判决最高额商标民事侵权案”进行了改判。2016年11月18日，北京知产法院对美巢集团股份公司诉北京秀洁新兴建材有限责任公司商标侵权案作出赔偿千万元的判决，引发业界震动。一年后，北京市高级人民法院二审对此案作出改判，再次引发法律界、建材行业的热议。此案涉及的商品通用名称认定方式、商标侵权行为的构成要件以及赔偿数额的确定等问题值得进一步推敲。

【当事人信息】

原告（二审上诉人）：北京秀洁新兴建材有限责任公司。

委托诉讼代理人：李江，北京市中兆律师事务所律师。

委托诉讼代理人：袁军，北京市中兆律师事务所律师。

被告（二审被上诉人）：美巢集团股份公司。

委托诉讼代理人：张亚洲，北京市集佳律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李科峰，北京市集佳律师事务所律师。

原审被告：王晓亮。

【主要案情】

详见一、二审判决书

【评析】

“墙锢案”二审历时近一年，判决书洋洋洒洒近两万字，这一案件不仅因商标侵权案件赔偿数额巨大引起法律人的热议，也因涉及多家企业甚至产业格局变化引发建材行业的持续关注，今后所谓的“墙锢”还能继续使用吗，之前使用了“墙锢”的行为是否也会被追责。案件似有定论，而争论未止。

一、商品通用名称的认定---约定俗成普遍使用的名词应认定为通用名称

所谓商品通用名称是指行业规范或社会公众约定俗成的对某一商品的通常称谓。判断某一特定商品的通用名称，除国家或者行业制定的标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称可以作为依据外，对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称。

我国法律采用“功能界定法”来界定商标的使用，即商标的功能是用于识别商品来源，在此意义而言，显著性是商标的必备条件。然而，商标的显著性并非一成不变，已经获准注册的商标可能因为使用而进一步增强显著性，亦可能基于某些原因而丧失显著性，而商标权人，尤其是市场份额较大、位于行业主导的企业，自身弱化显著性的使用可能使注册商标变为商品的通用名称。此种情况不胜枚举，例如Thermos、Aspirin、Escalator、Zipper、Nylon等。商标权人弱化显著性的使用方式造成的结果是造成注册商标成为商品的通用名称。

本案中，美巢公司是否存在使商标显著性退化的使用方式呢？从美巢公司提交的证据材料可见，从对外宣传介绍产品到产品的检验认证，从采购到销售，再到产业化的项目申报，美巢公司均是将“墙锢”当作商品通用名称来使用，用以指代混凝土界面处理剂。这种使用行为还得到了北京市建筑材料质量监督检验站、国家建筑材料测试中心、中环联合（北京）认证中心有限公司，以及美巢公司供货商、经销商的认可。例如美巢公司提交的“检验报告（2004年-2013年）”证实，北京市建筑材料质量监督检验站、国家建筑材料测试中心为美巢公司出具的2004年至2013年年度检验报告中均将 “商标”记载为“美巢”，均将“样品名称”记载为“墙锢（混凝土基层界面处理剂）”。

建材行业其他市场主体是如何使用“墙锢”一词呢？秀洁公司二审代理人采用市场调查的方式获取并提交了美巢公司“墙锢”销售地域山东、河北、四川、浙江、河南等省市大量市场主体销售、宣传使用“墙锢”作为混凝土界面处理剂产品通用名称之证据材料。如各省市多地建材市场出售的混凝土界面处理剂商品上标注的产品名称为“墙锢”，而且经销商出具的收据或其他销售清单上也明确载明产品名称为“墙锢”。“墙锢”一词已经被多家生产厂家和经营者设定为在慧聪网、阿里巴巴、京东网、好材网等著名网站上搜索混凝土界面处理剂的关键词，在前述网站的搜索栏内输入“墙個”一词，会出现大量墙锢产品信息。

法院认可约定俗称的方式可以使得商标转变为商品通用名称，但是二审判决中提出认定约定俗称的商品通用名称的判断方式是确定使用比例，即如果证明“墙锢”是商品通用名称，需要证明我国建材市场实际生产经营者将“墙锢”在界面剂、粘合剂商品上作为通用名称使用的具体比例。对于约定俗成的通用名称应当如何认定？确定使用比例的方式是否恰当又或如何实行？

诚如霍姆斯所言“法律的生命始终在于经验而从来不是逻辑。真正的法律不是一般性的抽象规则，也不是固定的逻辑推理，而是社会的实际，一系列的事实”。约定俗成的概念即来源于社会实践情况，较之法律规定或者国家标准、行业标准等明文规定，约定俗成而形成通用名称的判断更带有主观色彩。鉴于此，在具体案件中关于约定俗成的通用名称的认定，不同法院、不同法官所持观点可能不尽相同。

例如，最高法公布2013年中国法院10大知识产权案件之九：“武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司商标异议复审行政纠纷上诉案---‘金骏眉’通用名称商标行政纠纷案”，关于“金骏眉”是否是约定俗成的通用名称，一审北京一中院认为不构成通用名称，二审北京高院认为“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，成为特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。该案只是确定了审查判断的时间基点问题，即一般以申请注册时的状态为准；但诉争商标申请注册时不属于通用名称但在核准注册时已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称，并没有对如何判断约定俗成的通用名称进行明示。

再如，《人民司法·案例》2014年第10期刊登的“山西沁州檀山皇小米发展有限公司等与山西沁州黄小米（集团）有限公司侵害商标权纠纷再审案---产区特定的谷物名称构成通用名称”，其中，对“沁州黄”是否属于通用名称，一审、二审法院也得出了不同的结论，一审法院认为通用名称应当在全国市场内通用的标准，二审法院认定“沁州黄”是山西沁州的传统地方特产，已为相关公众普遍认为能够指代谷物类中的小米特产，因而属于通用名称。该案体现了认定约定俗成的通用名称时认定范围问题，对此司法实践也经历了发展变化的过程。

对于如何认定约定俗成的通用名称，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]12号）作出了原则性规定：“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。”而如何判定“全国范围”、“相关公众”，都是个案衡量，尚无具体规定。

在案件中，根据谁主张谁举证的原则，提出涉案商标属于商品通用名称的一方对此负举证责任。具体而言，在举证和认定约定俗成的商品通用名称时，应当注意以下几点：

（1）通用商标的抗辩在商标侵权案件中常见，有类型化抗辩的发展趋势，囿于法院审判的被动性，一方在提出此类抗辩时，需明确涉案商标是法定还是约定俗成的通用名称，商标与通用名称的具体关系是哪类，是注册申请时错误将通用名称注册为商标，还是将甲类商品的通用名称注册为乙类商品的商标，亦或商标权利人在使用过程中将商标显著性弱化以及其他市场主体也将商标作为名称使用等。

（2）虽然区分商标和通用名称涉及个体权利和公众利益的平衡问题，但认定本身是事实认定问题。从主观意图而言，约定俗成的商品通用名称的形成，主要依赖客观使用情况，主观意愿并不影响商标显著性的判断。注册商标权利人在推广使用商标时，如果使用不当，可能使得商标转变为通用名称，即使这是其不愿见到的结果，也将难以否定商标显著性丧失的客观性。因而，商标权利人使用商标的情况不容忽视。

（3）从主体而言，主体普遍性可以为衡量指标之一。全国特定地域、特定行业的生产者、经营者、消费者可以成为通用名称判定的主体。如果某一称谓为某一行业所共用，能反映某种商品与其他商品的区别的称谓，生产者、经营者、消费者等需要认识和识别商标的相关公众，普遍认为其能指代某一类商品，则应当认定该名称为约定俗成的通用名称。（4）地域的广泛性和主体的普遍性有时密切相连，从瑞可莱食品公司、瑞可莱配料公司与平度市瑞香源食品厂“肉宝王”商标案可见，在举证方面，提交行业协会等证明时，最好提供相关产品的主管机关或者行业协会出具的证明，而非某地方研究会的证明。

（5）从证据具体形式上，可以综合词典的收录、行业期刊、报纸和其他出版物以及购买人的证明等各种可能的证据形式。麦卡锡教授在对美国商标和通用名称的大量案件梳理后，提出了证明商标变成通用名称的6种证据：①竞争对手的使用，即他人将该标记作为通用名称使用而商标权人未表示反对的；②商标权人本身将其标记当作通用名称使用；③词典的定义；④媒体的使用；⑤本行业相关人员的证言；⑥消费者调查。在美国，法官习惯于借助消费者调查证据来解决通用名称纠纷，但如何应用实证的调查方法以及如何认定结果都还是个不断完善的而过程。“在商标法上被公认为由商标变成通用名称的典型例子的‘ASPIRIN’（阿司匹林）、‘REFRIGERA TOR’（冰箱），消费者认为其为商标的比例则分别仅有13%和6%；普遍被认为属于商标的‘COKE’（可口可乐的另一个商标），消费者认为其属于商标的比例则是76%。”[1]在我国，对于如何举证证明某一词语是商标还是通用名称，尚无具体的规定，案例也鲜见消费者调查等证据形式。个别案例有借鉴之倾向，但具体措施都在探索阶段。如“墙锢案”中法院认为应当有市场主体使用比例情况，但是，这种比例如何统计，如何确定受访者、调查样本、问题设计、统计数据，采用线上或线下、电话或访问方式等，使用比例达到何种数值能达成证明目的，都还是主观性较强的问题。在此情形下，恐秀洁公司提出生产者、经营者、消费者将“墙锢”在界面剂、粘合剂商品上作为通用名称使用的具体比例之后，法院仍面临需对逐步发展之客观事实进行定性的判断问题。

二、商标意义上的使用---是构成商标侵权的必要条件之一

《商标法》第48条规定，“本法所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，即商标的主要功能是识别商品来源。因此，识别商品来源是界定商标意义上使用的应有之义。这也是《商标法》第57条第2款以及《商标法实施条例》第76条涉及的“容易导致混淆的”、“误导公众的”构成要件之来源。

“不能起到标识来源作用的行为不构成商标使用行为，则不构成商标侵权”[2]。商标意义上的使用是侵犯商标权的基本前提。根据《商标法》第59条第1款的规定，如果商标中含有通用名称的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。所谓正当使用，指的是公众把通用名称作为公共资源使用，是一种指示性或描述性使用，而不是商标性使用，这是商标权利与公众利益的衡平。即使商标非通用名称，在商品上使用注册商标并非一定属于商标意义上的使用。如果所使用的与他人注册商标相同或者近似的标识不具有区分商品来源的功能，就不是商标意义上的使用，不会侵害注册商标专用权。。

如何判断商品的标识是否属于商标意义上的使用呢？“在判断方法上，应结合涉案商品或服务的具体内容，从标识在商品上或服务场所中的使用位置、语言表达方式，以及该标识与商品或服务场所的其他文字、图形或色彩等信息符号的排列方式、大小比例和意义关系等方面进行综合审查”[3]。一般认为，商标意义上的使用行为不仅要求产生经济优势，而且要求建立一种经济联系。对于如何区分商标意义上的使用和正当使用，北京市高级人民法院2006年发布的京高法发[2006]68号《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条明确合理使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

综合来看，本案中，秀洁公司生产的“墙锢”产品均在“墙锢”前显著标明“秀洁”、“易雪”等自身注册商标，并且在整个界面最显著位置以最大字体和图案标注了自身注册商标，“墙锢”字样仅仅是描述性的善意合理使用，相关公众用一般注意力即可区别涉案“墙锢”与美巢公司“墙锢”商品的不同来源，不会引起混淆和误认。美巢公司和二审法院都认可美巢公司没有单独使用“墙锢”，而是将“美巢”与“墙锢”联合使用，从整体结构上分析，一般公众都可以明确区分商品来源。秀洁公司使用“墙锢”字样，并非会建立其和美巢公司之间的关系，而是仅仅围绕自身品牌的技术性描述行为。

此外，在认定商标侵权行为时，应当注意商标权行使存在边界，一般的注册商标不存在跨类保护的问题，侵犯注册商标专用权是以被诉侵权商品与注册商标核定使用的商品属同一种或类似为必要前提的。本案中，秀洁公司代理人在二审中提供了《胶粘剂工业标准汇编》、混凝土界面处理剂行业标准、北京市国立公证处作出的（2017）京国立内证字第6585号《公证书》、天津市产品质量监督检测技术研究院的《检验报告》等证据，用以证明涉案被控侵权产品“混凝土界面处理剂”应当属于0104群组，与涉案“墙锢”商标核定使用的0115类似群组工业用胶、工业用粘合剂等商品不构成同一种或类似商品。对此，二审法院认为秀洁公司在一审中认可“美巢公司主张的商标核定使用的商品与涉案被控侵权产品都属于0115群组”，以此为由回避了美巢公司将其核准在0115类工业用胶、工业用胶粘剂商品上的商标使用在混凝土界面处理剂商品上这种超范围使用的事实。二审文书作出此种结论的依据是《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第92条第1款之规定，但其实忽视了该条第3款的规定。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第92条第1款规定，一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。第3款规定，“自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认”。同样，二审文书引用了《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第74条的规定，但是未充分关注该条中“但书条款”的规定。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第74条规定，诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。本案中，秀洁公司在二审中提交了证据证明涉案被控侵权产品应当属于0104群组，与涉案“墙锢”商标核定使用的0115类似群组工业用胶、工业用粘合剂等商品不构成同一种或类似商品。此事实不应被忽视，应当依据新证据进行查明，片面地适用证据规则的规定，得出的结论容易背离客观事实，亦不耐推敲。

三、主张赔偿损失一方证明损失的客观存在性，是确定赔偿及数额的前提

2013年商标法第63条第1款明确了侵犯商标专用权的赔偿数额计算方式，首先应当是“按照权利人因侵权所受到的实际损失确定”。之所以将按照实际损失确定为认定赔偿数额的首要方式，盖因此种方式最能体现弥补损失这一赔偿制度设计的立法本意，即没有损失，则赔偿无从谈起。商标法的立法目的之一是保护商标权利人的财产利益，即在商标侵权案件中，商标权人所受到的损害是贸易转移而导致的损失。2013年商标法第63条第1款虽然确定了几种计算赔偿数额的顺位方式，但都应当是以实际损失的客观存在为前提。本案中，美巢公司在一审、二审中均主张以秀洁公司的获利作为赔偿数额的计算根据，从未提供任何证据证明其因秀洁公司的生产销售行为导致“商标专用权人的商品销售量下降”。在美巢公司未证明损失客观存在的情况下，仅以秀洁公司的经营情况确定赔偿数额，偏离了相关法条的立法本意和具体规定。美巢公司应当按照“谁主张谁举证”的原则来证明存在损失，才能继而谈及损失的计算方法问题。二审法院以因商标联合使用无法确定相关商品销量的变化为由，直接采用获利赔偿的计算方式，实际上是，法院以无法确定损失的说辞替代了美巢公司应当首先证明损失客观存在的责任。

退一步讲，即使侵权行为成立，即使存在损失，二审法院亦应充分依据2013年商标法第63条第3款的规定赔偿数额。该条款明确了权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由法院酌情判决三百万以下的赔偿。本案中，秀洁公司在相关产品上使用自身的注册商标和“墙锢”这一商品名称，而从未单独使用“墙锢”两字。如果说“美巢”与“墙锢”的联合使用导致无法确定损失，那同理，“秀洁”与“墙锢”、“易康”与“墙锢”、“兴潮”与“墙锢”的联合使用，亦无法确定获利数额。商标法对于注册商标使用情况的复杂情况进行了充分预判，并且就此制定了明确的可操作性规则。在美巢公司没有提供证据证明其注册商标许可使用费的情况下，二审法院应当依照2013年商标法第63条第3款的规定进行判决。

二审法院适用2013年商标法第63条第2款的合法性值得推敲。该条款规定了“妨害举证赔偿”的构成要件之一是“责令”提交证据。但应当充分认识“责令”这一严肃正式的要求方式与“电话告知”或“释明”之区别，仅凭“电话告知”没有申请人签字确认之单方记录，很难认定告知的具体内容，很难满足适用2013年商标法第63条第2款的必要条件。同时，该条款规定的是法院“可以责令”，即责令并非法院必须完成的规定动作，应当根据案件的具体情况而定。在本案中商标存在联合使用的复杂情况以及秀洁公司没有单独使用墙锢的情况下，存在一审法院没有责令秀洁公司完成不可能分割完成的任务的可能性，法院释明和告知更易被理解为是法院在依据2013年商标法第63条第3款酌定情节时向申请人了解情况。在一审法院没有履行责令秀洁公司提交证据的程序义务情况下，二审法院仍以妨害举证赔偿的方式确定赔偿数额合法性存疑。

【结语】

在法律的帝国里，民众无意质疑首都和王侯之前提是民众可以沐浴公正之冬日暖阳。德沃金说，在打桥牌时，一旦人们选择亮出“王牌”，便会大过牌面上的其他任何点数，而权利便是被视为超过所有政治理由的“王牌”。我们既有捍卫权利不受侵犯之权，亦应有不被侵权之名侵犯之权。

作者：北京市中兆律师事务所   张丽颖

[1] 金海军：《商标与通用名称问题的消费者调查方法》，载于《暨南学报》2013年第10期第25页。

[2] 最高人民法院（2009）民申字第268号民事裁定书。

[3] 厦门正新橡胶工业有限公司诉东营市胜王轮胎有限公司侵害商标权纠纷案——以通用名称抗辩的类型化审查，载于《人民司法·案例》2015年第10期。

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